关闭
专业顾问人工查询,有效降低风险

客服电话:0755-86705415

  • 咨询项目
  • 手机号码
如何充分利用美国专利申请续案制度?

根据美国的专利制度,在递交一件美国申请之后,可以以此申请作为母案,递交持续申请(Continuing application)。持续申请是一个总称,具体指下述三种类型的申请:分案申请(divisional application,DA)、继续申请(continuation application,CA)、部分继续申请(continuation-in-part application,CIA)。

在中国专利制度中,并没有严格意义上的续案制度,与之相似的分案制度在操作上也与美国的续案制度不同,这也是美国专利申请与中国专利申请的一个重要区别。

对于美国专利申请,递交持续申请需要满足以下条件:

a.及时正确地要求母案申请的美国优先权。要求优先权应当在以下两个时限中更晚的一个时限内提交:该持续申请的实际申请日起算的4个月内,或者,母案申请的申请日起算的16个月内。

b.与母案申请共同未决。持续申请必须在其母案被放弃或者被授权之前提交。

c.与母案申请至少有一个共同发明人。

如果丧失了本国优先权,那么母案申请的公开文本很可能会被作为AIA之前的《美国专利法》第102条(b)款规定的现有技术来对付持续申请。

一、分案申请DA

一般情况下,仅当母案申请中发出限制性要求(RR)的情况下才可以提交分案申请,可以理解为“被动分案”。如果不存在这种限制性要求,则需要以继续申请而不是分案申请的方式提出持续申请。如果母案申请中的限制性要求被撤回,那么任何已经提交的分案申请将会丧失其分案状态且应该被变更为继续申请。

与“被动分案”相对应的,即使审查员没有在母案中发出限制性要求,申请人理论上来说也可以基于在先申请提出分案申请,这就是“主动分案”。递交主动分案,虽然从流程上来说只是在ADS中的一个选项处选择“分案”,但意味着申请人认为(或承认)分案所针对发明和母案是不同的。但是,这只是申请人自己的界定,后续申请的审查员可以质疑申请人的选择。如果审查意见中存在这样的质疑,申请人可以抗辩,也可以顺应审查员的要求,把“分案申请”变更为“继续申请”。也可以理解为,“被动分案”时已经被承认了分案申请所针对发明和母案是不同的。不过,实务中“被动分案”比较常见,而“主动分案”比较少见。

二、继续申请CA

在美国的专利体系中,继续申请通常是指基于已经递交了非临时申请(即母案申请)递交的延续性申请,但继续申请权要所指向的发明和母案中的发明的关系并不是像分案与母案那样清晰。一定程度上来说,递交继续申请就意味着申请人不强调继续申请权要对应的发明与母案权要对应的发明不同,这是继续申请与分案申请在本质上的最大区别。与分案申请相同,继续申请能够要求在先申请的优先权,但不能在申请中加入任何在先申请中没有披露的内容。

通常继续申请会延续使用在先申请中的说明书和附图,但是其权要和母案是不同的。申请人可以根据披露的发明内容提出不同的权利要求保护范围。在实务中,申请人可以设计比母案更宽泛的权要,以寻求获得更大的范围,也可以故意设计窄一些的权要,以加强专利的稳定性。最常见的情况是继续申请与母案权要有交集,但又包括新特征,这样可以使继续申请与母案的保护范围有交叉,形成更好的保护。

在审查中,继续申请是无法像分案那样避免重复授权驳回的。但对于创造性类型重复授权驳回来说,可以用期末放弃的方式来解决。

三、部分继续申请CIA

在某些方面,部分继续申请与继续申请类似,例如两者都不强调其针对的发明与母案的发明不同。与继续申请相区别的是,部分继续申请允许在其中加入在先申请没有披露的新内容。因此,部分继续申请的好处是可以保护母案未充分保护的技术点。

需要注意的是,部分继续申请中加入的新内容是不能要求在先申请的优先权的。因此包含新内容的权利要求的可专利性评价需要以部分继续申请的申请日作为可专利性的评判标准,而不能追溯在先申请的申请日。

在实践中,递交继续申请和部分继续申请是很多申请人喜欢使用的申请策略,但也应注意到这种申请本身包含了巨大的不确定性。申请人往往可以根据技术发展的不同阶段,提交继续申请,这就使得部分继续申请的保护范围有更大的可操作空间,对竞争对手来说无疑是一种巨大的威慑。同时,由于部分继续申请可以加入新内容,因此有可能获得比母案更宽的保护范围。

一般情况下,提交部分继续申请可以是基于以下考虑:

1)为了消除公开文本中缺陷而提交部分继续申请;

2)为了加入新的公开内容来克服驳回而提交部分继续申请;

3)为了公开最新进展并且对其进行权利主张二提交部分继续申请。

四、分案申请 or 继续申请?

分案申请与继续申请比较类似,二者之间最主要的区别在于:分案申请时,禁止基于母案申请的权利要求对分案申请的权利要求发出重复授权驳回(Double Patenting Rejection)。这是因为,重复授权驳回中,审查员认为在先申请权要所指向的发明和在后申请权要指向的发明相同或高度相似,所以在后申请的权要不具有创造性。但是,在被动分案中,在后申请的发明早已被确定为与母案发明不同了,也就是说,分案可以避免重复授权驳回,这也是分案申请的好处之一。

对于继续申请中发出的重复授权驳回,可以通过提交期末放弃(Terminal Disclaimer,TD)的方式来克服。

对于申请人来说,分案申请与继续申请似乎都可以获得授权,但二者在专利权实施时却有显著的不同。对于继续申请,如果提交了期末放弃并且该继续申请被授权为专利,则仅当该专利以及先前母案仍然为共同所有时,该专利权才将是可实施的。这个要求极大地限制了申请人对专利进行单独许可的能力。

因此,相比于当持续申请为受制于期末放弃的继续申请的情况,如果申请人能够保持该持续申请的分案状态,则申请人将会有更大的自由来实施其专利权。

应注意的是,即使申请人基于母案申请中发出限制性要求而提交分案申请,随着审查进程的推进,审查员也可能主动撤回该限制性要求,导致已经提交的分案申请丧失其分案状态而被变更为继续申请。

为了避免这样的情况,申请人可以等到母案申请收到授权通知后且授权缴费前再提交分案申请。这样,审查员就不能再撤回限制性要求,随后提交的分案申请也就不会丧失其分案状态。


 

 

 

 
 
©2017 深圳市多智汇新知识产权代理事务所(普通合伙) 多智汇(深圳)知识产权运营咨询有限公司 版权所有
服务热线:18026924066 传真:0755-86728073
Email:luhua@dzhip.com 网址:www.dzhip.com
地址:广东省深圳市宝安区航城街道深业U中心A栋412、413 粤ICP备18029789号-1